supcourt.ru
Пленум Верховного суда РФ 23 апреля принял постановление о применении части четвертой Гражданского кодекса РФ (об обсуждении проекта этого документа на предыдущем пленарном заседании читайте на Legal.Report здесь).
Как отметил председатель судебного состава коллегии по гражданским делам ВС Вячеслав Горшков, представивший доработанную редакцию документа, со времени вступления в силу четвертой части ГК РФ прошло уже более 10 лет, «поменялось общество, претерпела изменения экономическая ситуация», что и сделало необходимым составление данного постановления.
В документ включены разделы, посвященные авторскому праву, патентному праву, праву на секрет производства, на фирменное наименование, на товарный знак, на наименование мест происхождения товара и др.
Приведен перечень из двух десятков международных договоров РФ в сфере интеллектуальной собственности.
В постановлении содержатся, в частности, разъяснения о рассмотрении судебных споров об использовании доменных имен, о смешении товарных знаков в глазах потребителя, о допустимых доказательствах при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав и др.
По словам Горшкова, при доработке документа редакционной комиссией были внесены изменения в 25 пунктов, несколько положений было исключено. Поэтому итоговый текст состоит уже не из 185, а из 182 пунктов.
Так, было учтено прозвучавшее на предыдущем заседании пленума предложение судьи Красноярского краевого суда Татьяны Провалинской об объединении пунктов 35 и 36 проекта, которые, по ее мнению, дублировали друг друга. В п.
35 даются разъяснения ситуаций, когда право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно.
В итоге это положение постановления было дополнено фразой о наследниках, которым ранее был посвящен п. 36.
Не вошел в итоговый документ пункт о том, что в исключительных случаях суд может установить размер компенсации при нарушении интеллектуальных прав ниже предела, указанного в абзаце 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.
В новой редакции изложены пункты 62, 63 и 64 проекта. Судья ВС объяснил это тем, что в Госдуме сейчас рассматривается проект поправок в ст.
1252 ГК РФ, разработанный в связи с постановлением Конституционного суда.
– Было принято решение подождать до того момента, когда Госдума примет изменения в данную норму права, – обосновал правки Горшков.
К положениям постановления о применении ст. 1253.1 ГК РФ (особенности ответственности информационного посредника) – в частности, к п. 81 проекта нашлись замечания у «одной из ведущих поисковых систем». Было обращено внимание, что судебная практика по этой статье ГК, введенной в 2013 году, только начинает складываться.
– Решено было исключить данный пункт из проекта постановления пленума и продолжить работу по мониторингу судебной практики по данной категории дел, – сказал судья.
В финале выступления Горшков, подчеркнув, что как раз сегодня в России отмечается день авторского права, попросил поддержать проект в предлагаемой редакции.
Пленум ВС по 4 части ГК РФ: комментарий
11 июля 2019
*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.
Постановление пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10: плюсы и минусы
Комментарии по тем разъяснениям постановления пленума ВС РФ, которые наиболее актуальны, а также по тем, которые вызывают возражения.
Лабзин Максим ВалерьевичСтарший партнер, руководитель офиса в Москве
В статье Максима Лабзина, старшего партнера юридической фирмы INTELLECT, даются разъяснения причин появления и смысла наиболее важных и актуальных, на взгляд автора, положений постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Постановление пленума высшей судебной инстанции, как правило, представляет собой сочетание трех компонентов: очевидных толкований закона, уже сложившихся в судебной практике подходов и новых разъяснений, которых раньше не было.
Явное доминирование любого из этих трех компонентов является нежелательным, так как не позволяет документу в полной мере выполнить свою функцию. Обсуждаемое постановление представляется свободным от такого перекоса и весьма хорошо сбалансированным.
Оно вобрало в себя то известное, что полезно было свести в одном источнике, но в нем есть и много нового, причем по назревшим, актуальным вопросам.
В то же время, постановление дает поводы и для критики, в том числе общего характера. В частности, на мой взгляд, в нем не хватает разъяснений об особенностях правовой охраны и защиты компьютерных программ и баз данных, хотя эти объекты в XXI веке будут встречаться в судебных делах все чаще.
Представим комментарии по тем разъяснениям, которые видятся наиболее актуальными, а также по тем, которые вызывают возражения. Следует отметить, что рассматриваемое постановление отменяет постановление пленумов Верховного Суда и Высшего арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 г.
№5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», постановление пленума ВС РФ от 19 июня 2006 г.
№15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», постановление пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г.
№51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами», постановления Пленумов Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984 г. №22 и от 18 апреля 1986 г. №8, а также ряд пунктов других постановлений (cм. «Заключительные положения» рассматриваемого постановления).
Процессуальные вопросы
Пункт 3 о подведомственности дел, связанных с применением положений четвертой части ГК РФ.
Данные дела, по общему правилу (кроме предусмотренных законом случаев), подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если стороной в споре является гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, или гражданин, хотя и имеющий статус индивидуального предпринимателя, но дело возбуждено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Из данного разъяснения следует, что статус индивидуального предпринимателя у гражданина сам по себе еще не определяет подведомственность дела о защите нарушенного исключительного права арбитражному суду.
Если, к примеру, патентообладатель, имеющий регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, обращается с иском о защите исключительного права на изобретение в арбитражный суд, то суд, как представляется, в целях определения подведомственности такого спора должен предложить истцу представить доказательства того, что действия ответчика нарушают право и интересы истца, лежащие именно в сфере его предпринимательской деятельности. Если истец не сможет доказать, что товары ответчика или иные его действия, по поводу которых предъявлен иск, мешают извлекать преимущества и коммерческие выгоды из патента именно в рамках осуществляемой истцом коммерческой деятельности, то производство по делу должно быть прекращено. При этом авторство патентообладателя в отношении запатентованного изобретения, наличие или отсутствие указания в патенте на то, что патентообладатель является индивидуальным предпринимателем, сами по себе еще не предопределяют характер спора и его подведомственность: патент мог быть получен автором не для реализации его коммерческих интересов, но впоследствии он может стать участником рынка соответствующих товаров и наоборот.
Вместе с тем, все дела, отнесенные к подсудности Суда по интеллектуальным правам как суда первой инстанции (дела об оспаривании решений Роспатента, о признании недействительным патента в связи с неверным указанием патентообладателя и/или автора и прочие), подлежат рассмотрению в этом суде вне зависимости от субъектного состава и от наличия у субъекта интереса именно в предпринимательской деятельности или иной экономической сфере (п. 10 обсуждаемого постановления).
Пункт 4: независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).
Под влиянием того, что интересы и споры в отношении фирменных наименований, товарных знаков, коммерческих обозначений носят, как правило, коммерческий характер (эти объекты принадлежат субъектам предпринимательской деятельности и используются для обозначения их самих, выпускаемых ими товаров и предприятий как имущественных комплексов), Верховный Суд РФ в отступление от общего, предусмотренного в АПК РФ, подхода указывает, что субъектный состав таких споров не является значимым обстоятельством для определения их подведомственности.
Весьма актуальное разъяснение, поскольку исключительное право на товарный знак и на другие средства индивидуализации может быть нарушено физическим лицом, не являющимся ни индивидуальным предпринимателем, ни участником рынка каких-либо товаров и услуг.
Например, гражданином, который действует в интересах другого лица либо совершает действия не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Как правило, это характерно для доменных споров, когда владелец доменного имени, воспроизводящего товарный знак, является обычным гражданином.
Судебная практика о подведомственности таких споров, которые весьма распространены, колебалась вплоть до резких поворотов. На момент принятия обсуждаемого постановления такие дела считались подведомственными судам общей юрисдикции.
Из комментируемого пункта, напротив, следует, что в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров.
Практикующие юристы наверняка будут приветствовать такой поворот в вопросе о подведомственности этих споров.
Однако следует признать, что придание разного значения субъектному составу применительно к спорам о защите разных объектов интеллектуальной собственности (и даже разных средств индивидуализации) при определении их подведомственности остается крайне спорным решением с позиции теории процессуального права.
Пункт 8 о подсудности Суду по интеллектуальным правам дел и споров, в которых рассматривается вопрос о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на средство индивидуализации и предоставлением правовой охраны товарному знаку, актом недобросовестной конкуренции.
Верховный Суд обращает внимание на то, что Суду по интеллектуальным правам подсудны спорные дела, в которых:
- оспариваются решения любых антимонопольных органов о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, вне зависимости от места нахождения этого органа;
- непосредственно в суд заявлены требования о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку (такой иск может быть заявлен непосредственно в Суд по интеллектуальным правам, без предшествующего обращения в антимонопольный орган).
Подсудность определена таким образом по той причине, что признание вышеуказанных действий актом недобросовестной конкуренции, в свою очередь, служит основанием для признания регистрации товарного знака или иного действия по приобретению права на него недействительным, а потому в названных делах, по сути, рассматривается спор о возникновении и прекращении правовой охраны.
Пункт 10: в случае если в одном заявлении соединено несколько требований, связанных по основаниям возникновения или представленным доказательствам, одно из которых подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам, а другое – иным арбитражным судом первой инстанции, дело рассматривается Судом по интеллектуальным правам.
Зачастую случается так, что в одном иске или обращении соединены разные требования, лишь одно из которых подсудно Суду по интеллектуальным правам.
Например, в рамках административного дела антимонопольный орган признал недобросовестной конкуренцией как действия по регистрации товарного знака, так и действия по имитации упаковки товара, и это решение антимонопольного органа оспаривается.
Или истец предъявляет иск о защите своего исключительного права, а также требует признать действия ответчика по регистрации его товарного знака актом недобросовестной конкуренции.
Верховный Суд разъясняет, что такие требования будут рассматриваться в одном деле Судом по интеллектуальным правам лишь в случае, если они действительно связаны между собой по фактическим основаниям их возникновения или представленным доказательствам.
В противном случае одно или несколько требований могут быть выделены в отдельное производство с передачей их по подсудности в соответствующий суд (Суд по интеллектуальным правам или иной арбитражный суд – в зависимости от того, куда поступило первоначальное заявление), причем АПК РФ предоставляет судам большую свободу усмотрения при решении вопроса о том, достаточна ли связь между основаниями и доказательствами для рассмотрения требований в рамках одного дела.
Если судебные акты обжалуются в кассационном порядке и кассационная жалоба лишь в некоторой части относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам (например, обжалуется судебный акт, которым суд отказал в удовлетворении требований как о защите исключительного права, так и тех, которые не имеют отношения к интеллектуальной собственности), то такая кассационная жалоба подлежит рассмотрению в полном объеме в Суде по интеллектуальным правам (п. 7 Постановления).
Пункт 12: заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в случае возбуждения в отношения правообладателя дела о банкротстве рассматривается в деле о банкротстве.
Этим разъяснением закрепляется уже сложившаяся судебная практика, которая исходит из того, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, принадлежащего ответчику, в отношении которого судом ведется дело о банкротстве, может затрагивать интересы кредиторов, так как препятствует удовлетворению их требований за счет исключительного права на товарный знак, а потому требование о таком прекращении подлежит рассмотрению в деле о банкротстве. Данное разъяснение с учетом его смысла и целей внедрения в судебную практику должно применяться по аналогии и к иным искам, направленным на досрочное прекращение правовой охраны того или иного объекта интеллектуальной собственности, а равно к требованиям об оспаривании принадлежности исключительного права лицу, в отношении которого ведется дело о банкротстве.
Общие положения
Пункт 35 о совместном обладании исключительным правом и об отсутствии в нем долей.
Ни теория права, ни зарубежный опыт не дают оснований считать, что доли в исключительном праве невозможны, а как раз наоборот: все соображения о делимости на доли вещных прав применимы и к исключительным правам. При этом зарубежный опыт показывает возможность реализации такого правового регулирования.
Вместе с тем, ГК РФ деление исключительного права на доли не предполагает, такого правового режима совместного обладания исключительным правом в России нет, на что и обращает внимание Верховный Суд РФ в комментируемом пункте: «…
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может принадлежать нескольким лицам совместно…
Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей».
При действующем законодательстве Верховный Суд не мог дать иных указаний. Данный вопрос – это вопрос изменения ГК РФ, причем ожидаемого и желанного, а не толкования действующих его положений.
Сегодня договором доли в исключительном праве не могут быть установлены, распоряжение такими долями невозможно.
Соглашения, предмет которых – отчуждение доли в исключительном праве или иное распоряжение долями, подлежат признанию незаконными, в том числе со ссылкой на п. 35 обсуждаемого постановления.
Соглашения между лицами, которым исключительное право принадлежит совместно, могут касаться использования соответствующего объекта, порядка распоряжения общим исключительным правом (не долями в нем), распределения доходов и расходов. Разумеется, доли в доходах от использования объекта не только возможны, но и предусмотрены законодательством. Однако эти доли нельзя путать с долями в самом исключительном праве, которые остаются вне закона.
Устанавливаемый соглашением между всеми правообладателями порядок распоряжения общим исключительным правом может состоять в том, что полномочия на совершение таких сделок могут быть предоставлены кому-то одному из правообладателей или, напротив, кто-то из них может самоустраниться от их совершения.
Такое соглашение не должно считаться нарушающим закон, тем более что он прямо устанавливает: распоряжение исключительным правом осуществляется совместно, если иное не предусмотрено соглашением или ГК РФ (п. 3 ст. 1229).
Вместе с тем, Верховный Суд разъясняет, что каждый правообладатель вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, и соглашением это правило изменено быть не может.
В этом же пункте Верховный Суд разъяснил порядок продления срока действия патентов на изобретение и промышленный образец, которые принадлежат нескольким лицам совместно. Заявление о продлении срока действия патента на изобретение или промышленный образец, согласно ст.
1363 ГК РФ, может быть подано либо в порядке, определенном соглашением между патентообладателями (когда их несколько), либо совместно.
То есть если между патентообладателями нет соглашения по данному вопросу, то нежелание хотя бы одного из них продлевать срок действия исключительного права за пределы предусмотренного законом срока (20 лет для изобретения, 5 лет для промышленного образца), блокирует для других патентообладателей возможность такого продления и ведет к прекращению права у всех.
Следует обратить внимание, что в данном разъяснении речь идет не о поддержании патента в силе (надеемся, возможность осуществлять его любым патентообладателем единолично не будет на практике ставиться под сомнение), а именно о продлении.
Но и при таком ограничении случаев применения данного разъяснения оно значительно ущемляет интересы совладельцев патентов (особенно патентов на промышленные образцы), которые не смогли или забыли договориться о порядке продления, а потом у них возникли разногласия по этому вопросу.
Так, если продление патента на изобретение – это для большей части изобретений все же нетипичный случай, для этого необходимо наличие особых условий (длительное получение разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката), а срок продления не может быть более 5 лет (то есть 1/4 обычного срока), то продление срока действия патента на промышленный образец может осуществляться неоднократно каждые 5 лет, вплоть до достижения общего срока охраны в 25 лет, и для этого не требуется никаких особых условий, кроме выражения воли на это и уплаты пошлины. В этой связи такое продление патента на промышленный образец, по сути, ничем не отличается от поддержания его в силе. Поэтому при наличии разногласий о необходимости продления патента, совладельцы патента на промышленный образец, которым нужно исключительное право, рискуют пострадать от шантажа или бездеятельности пассивного совладельца гораздо сильнее, чем совладельцы патента на изобретение в аналогичной ситуации.
Анализ постановления Пленума ВС о применении части четвертой Гражданского кодекса
23 апреля было принято масштабное Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление), которое вобрало в себя многочисленные разъяснения по регулированию интеллектуальной собственности.
ВС разъяснил применение положений ГК в области интеллектуальной собственностиПостановление Пленума разъясняет подсудность интеллектуальных споров, определение размера компенсации нарушенных прав, допустимость использования скриншотов как доказательств и иные вопросы
О значении документа многое говорит то, что оно станет заменой Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г.
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), содержавшему до недавнего времени ключевые разъяснения по интеллектуальной собственности, принятые ко вступлению в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ (что следует из его названия).
Новое Постановление помимо обновленных разъяснений Постановления № 5/29 включает в себя также обобщение судебной практики, накопившейся за последние десять лет, а также разъяснения Суда по интеллектуальным правам и высших судов.
Наверное, по названным причинам многие позиции из Постановления либо повторяют уже сформулированные подходы судов к разрешению споров, либо даже являются изложением нормативных правовых актов, а потому не вызывают особого удивления.
В то же время практикующие в сфере интеллектуальной собственности юристы могут заметить и те изменения, которые повлияют на практику.
И даже если их не всегда можно назвать революционными, они вполне способны повлиять на судьбу конкретных споров.
Не претендуя на всеобъемлющий анализ, рассмотрим далее те аспекты Постановления, которые могут изменить сложившуюся практику.
Внесение исключительного права в уставный капитал
Ранее в п. 11 Постановления № 5/29 содержалось следующее разъяснение. При внесении исключительного права в качестве вклада в уставный капитал необходимо было составлять отдельный договор, подлежавший госрегистрации.
Однако п. 45 нового Постановления позволяет избежать составления договора в виде отдельного документа, если все его существенные условия изложены в соответствующем корпоративном решении или договоре, связанном с внесением исключительного права в уставный капитал.
Как видно, в этой части новые разъяснения не меняют ситуацию кардинально, но предоставляют участникам оборота большую вариативность действий.
Новые ограничения права преждепользования
Право преждепользования сохраняет за лицом, которое до даты приоритета объекта патентного права добросовестно использовало созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало к этому необходимые приготовления, право дальнейшего использования такого тождественного решения. При этом не допускается расширение объема такого использования (ст. 1361 ГК РФ).
Проще говоря, право преждепользования защищает добросовестных участников оборота в случаях так называемого параллельного творчества, когда они начали использовать решение (или готовиться к его использованию), запатентованное в дальнейшем кем-то еще.
В данном контексте стоит обратить внимание на то, что Верховный Суд РФ указал в Постановлении на недопустимость расширения территории использования изобретения.
С одной стороны, это согласуется с ограниченным характером права преждепользования. Например, на практике суды устанавливают, в частности, предельные объемы продукции, которые могут выпускаться по праву преждепользования без нарушения исключительного права обладателя патента.
С другой стороны, возникает вопрос: как именно суды должны применять правило о недопустимости расширения территории использования изобретения.
Возможно, речь идет только о том, что право преждепользования не позволяет расширять географию производства продукции.
Однако как быть, если такое расширение требуется в силу экономических причин: например, отсутствия достаточного количества сырья в регионе, где изначально осуществлялось производство? Представляется, что территориальное ограничение преждепользования в таких случаях будет неоправданным – при условии, что остальные ограничения соблюдаются.
Суды могут пойти еще дальше и ставить вопрос о невозможности продажи товара покупателям из новых регионов.
Однако в таком случае это не согласуется с тем, что действие патента не распространяется на товары, уже правомерно введенные в гражданский оборот (при том, что к введению в гражданский оборот можно отнести и производство товара).
Данный подход был бы несправедлив и потому, что географические границы рынка покупателей товара могут сместиться, но объем производимой продукции (то есть ограничение исключительного права патентообладателя) останется тем же.
С учетом изложенного получается, что ремарка о территориальных ограничениях права преждепользования является излишней. Она может вообще не быть воспринята судами из-за ее крайне размытой формулировки и сложностей применения либо толковаться некорректно, без учета существа права преждепользования и содержащихся в законе других изъятий из исключительного права.
Допустимость скриншотов в процессе
Широкую известность получила позиция из п. 55 Постановления о допустимости скриншотов в процессе.
Поскольку скриншоты давно принимаются судами на практике, данные разъяснения нельзя назвать революционными, однако, к радости, это окончательно подтверждает неправильность мнения о том, что единственным допустимым доказательством в подобных случаях является протокол нотариального осмотра страницы или сайта.
Психологически многие юристы относятся к скриншотам как к «ненадежным» доказательствам – считается, что их легко подделать. При этом в большинстве случаев к материалам дела приобщаются копии страниц, которые все еще доступны в интернете, а стороны судебного разбирательства практически никогда не заявляют о фальсификации таких доказательств.
В то же время давно существуют эффективные способы верификации скриншота. Например, его можно сопоставить с содержанием архивной копии страницы, которую можно найти на специализированном ресурсе (например, Wayback Machine) или на сайте поисковой системы.
С практической точки зрения, следует обратить внимание на следующий момент: Верховный Суд РФ говорит о том, что на скриншоте должны быть указаны адрес страницы и время доступа к ней.
Таким образом, могут возникнуть проблемы при представлении в суд распечатки страницы без соответствующих колонтитулов (в том числе по невнимательности) – особенно, если сама страница была впоследствии удалена или изменена.
Истребование доказательств у стороны
Интересно, что в Постановлении прямо указано на возможность истребования доказательств от стороны по делу (п. 61, 124), что до недавнего времени относилось к крайне спорным процессуальным возможностям, в связи с чем многие юристы в принципе пока не рассматривают ее в качестве серьезного инструмента ведения судебных споров.
Не вдаваясь в спор о (не)корректности таких разъяснений, следует признать, что эффективное истребование доказательств, безусловно, облегчило бы установление обстоятельств по сложным спорам, где многие доказательства находятся только у противоположной стороны. К примеру, в отсутствие такого истребования могли бы возникнуть проблемы с получением информации о доходах нарушителя от использования объекта интеллектуальной собственности или об использовании запатентованного технического решения.
Однако такие разъяснения пока не снимают практических трудностей, которые могут появиться при уклонении стороны по делу от предоставления истребованных доказательств (в том числе под предлогами их уничтожения) или при их фальсификации.
Возвращение виновной ответственности предпринимателей
Помимо этого, крайне интересно будет наблюдать за практическим применением разъяснений, фактически ограничивающих безвиновную ответственность предпринимателей за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).
В частности, разъяснение п. 73 Постановления предоставляет ответчику возможность ссылаться на то, что он не знал и не должен был знать о нарушении исключительного права, если оно было связано с исполнением задания другого лица.
Таким образом, Верховный Суд РФ явно пытается ограничить практику повсеместного привлечения нарушителей-предпринимателей к ответственности.
Показательно, что такие изменения происходят системно: суды как раз начали активно применять позицию из относительно недавнего Постановления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г.
№ 28-П, позволяющую существенно снижать суммы компенсации за нарушение исключительного права.
Сразу же возникает вопрос: не приведет ли такой поворот в практике к злоупотреблениям со стороны ответчика.
Не станет ли способом ухода производителей и продавцов контрафакта от ответственности, например, заключение между ответчиком и каким-то третьим лицом договора, предполагающего создание по заказу третьего лица контрафактных экземпляров произведений? Тем более что на практике далеко не всегда можно доказать мнимость или фиктивность подобных договоров.
Как видно, ввиду масштабности новые разъяснения Верховного Суда РФ будут в той или иной степени применимы в большинстве дел по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
Несмотря на то что Постановление в большей степени подытоживает существующую практику, даже точечные отличия могут ее скорректировать и существенно сказаться на итогах конкретного спора.
Поэтому данный документ потребует самого пристального внимания со стороны юристов, специализирующихся в сфере интеллектуальной собственности.
Постановление Пленума ВС РФ о применении IV части ГК РФ — Юникон
29 мая 2019
23 апреля 2019 года на заседании Пленума Верховного суда Российской Федерации (далее — Верховный суд) было принято Постановление № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление), в котором Верховный суд дал разъяснения о применении положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в сфере интеллектуальной собственности. Документ был принят в связи с необходимостью в обобщении сложившейся судебной практики, сформировавшейся за более чем десятилетнее существование четвертой части ГК РФ. Новое Постановление заменило собой ряд предыдущих той же тематики. Ниже приводится ряд наиболее интересных с практической точки зрения положений.
I. Процессуальные вопросы. Действие четвертой части ГК РФ во времени
- В Постановлении даны разъяснения о подсудности и подведомственности дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и средства индивидуализации (далее — СИ), полномочиях прокурора, статусе организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, действии норм четвертой части ГК РФ во времени, например:
- a) заявление о досрочном прекращении охраны товарного знака по причине его неиспользования правообладателем-банкротом подается в суд, рассматривающий соответствующее дело о банкротстве (п. 12 Постановления);
- б) к длящимся нарушениям права на РИД и СИ применяются нормы, действовавшие на дату их обнаружения, или если нарушение уже было прекращено ― на последний день, когда оно совершалось (п. 25 Постановления);
- в) право на коммерческое обозначение возникает не ранее момента начала его фактического использования (например, помещения вывески на кафе) и охраняется, если его употребление является известным на определенной территории после 31 декабря 2007 года (п. 177 Постановления);
г) право изготовителя базы данных охраняется только в отношении баз данных, созданных или обнародованных после 31 декабря 2007 года (п. 115 Постановления).
II. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права
Верховный суд разграничил понятия «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». Интеллектуальной собственностью являются охраняемые РИД и СИ.
Интеллектуальными правами являются права на интеллектуальную собственность, к которым относятся имущественное исключительное право, включающее в себя право на вознаграждение, и личные неимущественные права, например, право авторства (п. 32 и 36 Постановления).
Не являются интеллектуальной собственностью доменные имена, наименования некоммерческих организаций, наименования (названия) средств массовой информации, права на которые подлежат защите согласно общим положениям ГК РФ о способах защиты гражданских прав (п. 33 Постановления).
III. Переход исключительных прав
В случаях, определенных ГК РФ, отчуждение исключительного права на РИД или СИ по договору, залог такого права и предоставление права использования такого РИД или СИ по договору, а также переход исключительного права без договора подлежат государственной регистрации. Несоблюдение этих требований не влечет недействительности договора, но означает, что переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися (п. 37 Постановления).
В случае внесения подлежащего денежной оценке исключительного права, иного интеллектуального права или права по лицензионному договору в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества при наличии указания об этом в решении о создании, договоре о создании общества или товарищества, а также при наличии в таких документах всех существенных условий, подлежащих включению, соответственно, в договор об отчуждении исключительного права или в лицензионный договор, заключения отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора не требуется (п. 45 Постановления).
В Постановлении даны разъяснения, касающиеся предмета договора залога исключительных прав и его содержания. При этом отмечается, что неимущественные права не могут быть заложены.
https://www.youtube.com/watch?v=vEF42R-XJ0Q\u0026pp=ygUn0J_QvyDQstGBINGH0LDRgdGC0Ywg0YfQtdGC0LLQtdGA0YLQsNGP
При реорганизации юридических лиц переход исключительного права на РИД или СИ к другому лицу осуществляется без заключения договора с правообладателем (п. 50 Постановления).
IV. Распоряжение исключительным правом
По возмездному лицензионному договору лицензиар имеет право на вознаграждение и в случае фактического неиспользования объекта интеллектуальной собственности лицензиатом (п. 40 Постановления).
Если, например, РИД или СИ не используется, а договором в дополнение к твердой сумме вознаграждения предусмотрена уплата процентов от выручки за использование РИД или СИ, уплате подлежит только твердая сумма вознаграждения.
Если лицензионный договор предусматривает уплату только процентов от выручки за использование РИД или СИ, а они фактически не используются, лицензиар вправе взыскать с лицензиата убытки и расторгнуть договор.
Использование РИД и СИ по поручению или заданию правообладателя (например, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладетелем) не требует заключения лицензионного договора (п. 73 Постановления).
Изготовление, хранение и перевозка товара третьим лицом под товарным знаком правообладателя по договору с ним считаются использованием исключительного права на товарный знак самим правообладателем (п. 156 Постановления).
V. Особенности доказывания в суде
Сделанный и заверенный лицом, участвующим в деле, скриншот с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, и точного времени ее получения является допустимым доказательством в деле о защите нарушенных интеллектуальных прав (п. 55 Постановления).
В спорах о неправомерном распространении контрафактной продукции в розничной торговле стороны вправе ссылаться в качестве доказательств в том числе на аудио- или видеозаписи, осуществленные без согласия лица, в отношении которого они производились.
Нотариальное удостоверение содержания сайта в сети Интернет по состоянию на определенный момент также является доказательством по делам о нарушении интеллектуальных прав.
VI. Определение количества нарушений интеллектуальных прав. Компенсация
Использование РИД или СИ одним лицом несколькими способами с одной экономической целью образует одно нарушение исключительного права (п. 56 Постановления).
Однако если имеется несколько принадлежащих одному лицу РИД или СИ, связанных между собой (например, товарный знак и промышленный образец), компенсация рассчитывается отдельно за нарушение прав на каждый из объектов (п. 63 Постановления).
Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного РИД или СИ составляет одно нарушение, если оно охватывается единством намерений нарушителя.
При этом каждая сделка по отчуждению материальных носителей квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении сделок (п.
65 Постановления).
Выражение нескольких разных РИД или СИ в одном материальном носителе (например, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый РИД или СИ (п. 68 Постановления).
Требование о взыскании убытков или компенсации может быть предъявлено правообладателем и после прекращения правовой охраны соответствующего РИД или СИ (п. 70 Постановления).
VII. Защита авторских прав
Разграничивается право на неприкосновенность произведения и право на его переработку: первое является личным неимущественным правом автора, второе ― одним из правомочий в составе исключительного права (п. 87 Постановления).
Авторское право распространяется и на части произведений при соблюдении ряда условий, например, части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от произведения (п. 81 Постановления).
Сдача в аренду компьютера, если ее целью является использование установленных на нем компьютерных программ, допускается только при наличии у арендодателя прав на сдачу таких программ в прокат (п. 91 Постановления). Однако не являются использованием компьютерной программы случаи, когда программа не является основным объектом проката (например, прокат автомобилей).
Публичное исполнение произведения требует согласия правообладателя или организации по управлению правами на коллективной основе независимо от того, осуществляется ли оно за плату или бесплатно, а также от того, является ли представление произведений основным видом деятельности организатора или звуковым сопровождением иной деятельности, например, в ресторанах, торговых центрах (п. 93 Постановления).
VIII. Фирменные наименования
Под словами, производными от «Российская Федерация» или «Россия», следует понимать и слово «российский» (и производные от него) как на русском, так и на иностранных языках в русской транскрипции, но не слово «русский» и производные от него (п. 148 Постановления).
Названия межгосударственных союзов (например, ЕАЭС, СНГ) не могут включаться в фирменное наименование юридического лица (п. 149 Постановления).
IX. Доменное имя и товарный знак
По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (п. 158 Постановления).
Требование о прекращении незаконного использования доменного имени, нарушающего право на товарный знак, может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени (п. 159 Постановления).
Требования о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени и о взыскании компенсации могут быть предъявлены к солидарным ответчикам: администратору сайта или к фактическому пользователю доменного имени, тождественному или сходному до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров, для индивидуализации которых соответствующим правообладателем зарегистрирован товарный знак.
Вводится презумпция, что владельцем сайта является администратор соответствующего доменного имени, адресующего на соответствующий сайт (п. 78 Постановления).
X. Недобросовестная конкуренция в контекстной рекламе
Использование при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов, аналогичных или сходных до степени смешения с принадлежащим иному лицу СИ (например, товарным знаком), с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (п. 172 Постановления).
В заключение следует отметить, что Постановление внесло ясность в толкование некоторых положений четвертой части ГК РФ, вызывавших затруднения на практике, а также обобщило действующую судебную практику по вопросам интеллектуальной собственности, упорядочив массив существовавших ранее постановлений высших судов, которые частично утратили актуальность. Тем не менее, ряд данных в Постановлении разъяснений законодательства, по нашему мнению, не является юридически обоснованным (например, запрет на использование в фирменных наименованиях межгосударственных союзов).
* * *
Специалисты АО «БДО Юникон» всегда рады оказать вам необходимую помощь в части разъяснения новых положений законодательства, а также поддержку в их применении на практике.